可深了 | 专利坑系列 专利权用尽，绝对不绝对？

2017年5月底，美国最高法院就Impression Products，Inc. v. Lexmark International, Inc. 案高调做出了裁决，抓足了眼球：从附条件销售和国际用尽两个角度坚持了专利权“绝对”用尽原则，完全推翻了联邦巡回上诉法院此前的判决。专利权“绝对”用尽指专利产品授权销售所引起的专利权用尽是绝对的、无条件的。

专利权“绝对”用尽？

在苛求严谨的法律专业圈中出现这样强烈的措辞实在罕见，看似大坑一枚。如何正确解读美国式的专利权“绝对”用尽呢？如何爬出这里面的很多坑？这所谓的“绝对”只是用于强调在严格界定好的范围内权利用尽应当无条件、彻底地成立。

而在这个范围之外，例如，对于众多方法权利要求，或者在产品未能体现权利要求的情形下，即使产品是专门用于实施专利技术方案的，专利权用尽依然是不能成立的。以下，我们来解读一下美国的专利权“绝对”用尽的适用。

附条件销售

专利权“绝对”用尽并不是美国最高法院的新发明，几乎在权利用尽原则提出的约150年前，“绝对”用尽的影子已经出现了。

在1873年的Adams v. Burke案中，也就是美国在判例中首次确立了专利权用尽约20年之后，专利权“绝对”用尽以首次销售理论的形式初露头角。该案中，专利权人出售专利产品时，附带了使用地域限制：波士顿半径10英里之内。

Lexmark案也同样面对附条件销售问题。美国最高法院在Adams v. Burke案的判决中指出：被告购买了这些产品，即使是在10英里范围内购买而在此范围外使用，专利权人也无权对其提出权利要求。

在1895年的Keeler v. Standard Folding-Bed案中，美国最高法院确认了Adams v. Burke案中所确立的首次销售理论，并进一步指出：首次授权销售后不能达成专利权人的权利用尽将给公众带来不便和烦扰，购买者应可以自由的使用、销售专利产品不再受专利限制。

此外，Lexmark案中还引用了两个比较早的判例：1918年的Boston Store of Chicago v. American Graphophone Co. 案和1942年的United States v. Univis Lens Co. 案。

在Boston案中，专利权人就专利产品的销售附带了限价要求。

在Univis案中，专利权人仅授权被告制造专利产品的半成本而禁止其生产成品。在这两个案件中，专利权人在授权销售之上附加条件的行为均未受到支持，美国最高法院坚持了专利产品首次授权销售后专利权无条件用尽的专利权“绝对”用尽原则。

Univis案五十年之后，风向变了：联邦巡回上诉法院站出来提出了不同意见，意味着挖坑的方向变了。

1992年的Mallinckrodt v. Medipart， Inc. 案中，专利权人对专利产品附加了一次性使用的限制，但产品在使用之后被人翻新再次销售。

1997年的B. Braun Med., Inc. v. Abbott Labs. 案中，专利权人对卖家附加了不许将专利产品用于“扩展装置”的条件，后来双方在续约时未能谈拢而引起纠纷。

在这两个案件中，联邦巡回上诉法院采取的立场脱离了美国最高法院在之前所坚持的原则：联邦巡回上诉法院认可了专利权人附带条件销售的合理性，主张专利权没有用尽，从而专利侵权仍然成立。

2006年的LG Electronics, Inc. v. Bizcom Electronics, Inc. 案中，联邦巡回上诉法院确认了其观点：无附加条件的销售才引起权利用尽。

Lexmark案的情节类似Mallinckrodt案，被告对专利权人附加了一次性使用条件的专利产品进行了翻新和二次销售。联邦巡回上诉法院坚持了自己的观点，结果把自己坑了：被美国最高法院踩了刹车，使案件又回到了专利权“绝对”用尽的轨道。

美国最高法院的意见是，如果买家违反了专利权人销售时附加的条件，可以交由合同违约来解决问题，而不应影响专利权用尽，即授权销售所引起的专利权用尽是绝对的，无条件的。

国际权利用尽

从国际权利用尽的角度，判例就没有那么丰富了。最主要的判例就是2001年Jazz Photo Corp. v. I.T.C. 案。该案中，联邦巡回上诉法院首次明确了专利产品于境外销售，或者未获得美国专利授权的销售，不导致美国专利权用尽。

同样，当联邦巡回上诉法院在Lexmark中坚持反对国际权利用尽的观点时，也把自己坑了，也被美国最高法院翻了盘。美国最高法院从国际权利用尽的角度也彻底地坚持了专利权“绝对”用尽：授权销售所引起的专利权用尽是绝对的、无条件的，哪怕是在国外进行的销售。

绝对用尽不绝对

至此，我们基本清楚了美国专利权“绝对”用尽的来龙去脉和基本含义。但是目前好象只看到了专利权用尽的绝对性，并没有看到相对性。绝对性当中的坑在于适用边界：专利权用尽的相对性在于，需要解释好专利权“绝对”用尽的适用边界，并不是对于所有的专利和所有的产品或技术都可以适用权利用尽。

因而，首先应当解决适用权利用尽的“专利产品”的边界。

前所述及的United States v. Univis Lens Co. 案对专利产品的边界做出了比较好的诠释。在此案中，被告获得专利权人授权的仅只是半成品元件并被禁止生产成品，但是美国最高法院认为，这些元件已经体现了专利实质性技术特征的组合，所以权利尽应当成立。其中的核心要求是：产品体现了专利实质性技术特征的组合，指给权利要求带来实质创造性贡献的技术特征已经无遗漏地体现在产品中。该要求比我们较为熟悉的“专门用于实施专利技术方案”要更为严格。

可见，某一专门用于实施专利技术方案的产品，如果其并没有将给权利要求带来实质创造性贡献的全部特征完整体现在自己身上，权利用尽就不能成立。例如，只体现了产品权利要求部分实质性特征用于组装专利产品的专用零件。

另一种典型情况是系统级权利要求中所涉及的多件设备之一（或者多边权利要求中的一边），当系统中的其他设备（或多边当中的其他边）也体现了权利要求实质性的技术特征，而这一件设备（或一边）并没能体现所有实质性技术特征时，这件设备（或一边）也不能单独引发权利用尽。

实际上，Lexmark案中美国最高法院还引用了一件较近的支持判例：美国最高法院2008年Quanta Computer, Inc. v.LG Electronics, Inc.案。多说一句：Quanta案已经显露了美国最高法院在权利用尽问题上的态度，而联邦巡回上诉法院并没有理会，而是坚持自己与美国最高法院相左的思路，才进了自己挖的坑。

在Quanta案的基础上另外结合联邦巡回上诉法院1984年Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc.案和1999年的Glass Equipment Development Inc. v. Besten, Inc.案，还可以看出，大部分方法权利要求由于不能完整体现专利全部实质性技术特征而不能导致专利权用尽，只有少部分可以满足该要求的方法权利要求可以适用专利权用尽。

典型不应适用权利用尽的方法权利要求还有，例如，产品生产方法之于产品生产设备、产品测试方法之于产品测试设备。此类方法权利要求不应适用权利用尽还有另外一层重要原因：应当对可以反复执行的专利方法的价值给予公平的考量，给予权利人公平的补偿，例如，对于产品生产、测试方法。

对方法权利要求是否适用权利用尽这一问题有兴趣的读者可参阅笔者文章观点 | 西电捷通诉索尼案有关「间接侵权」的法律分析。

总 结

专利权“绝对”用尽指专利产品授权销售所引起的专利权用尽是绝对的、无条件的。其中的坑在于，这所谓的专利权“绝对”用尽只用于强调在严格界定好的范围内权利用尽应当无条件、彻底地成立。

而在这个范围之外，例如，对于众多方法权利要求，或者在产品未能体现权利要求的情形下，即使产品是专门用于实施专利技术方案的，专利权用尽依然是不能成立的。

推荐阅读

用知识产权的眼光

看世界

欢迎原创投稿，稿件一经采用，支付稿费

投稿邮箱：[e-mail]